Novedades en materia de comparecencia ante INAPI

Con fecha 15 de octubre del presente, la Sra. Directora Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Loreto Bresky, ha dictado la Circular N° 2 de esa fecha, que viene en modificar la Circular N° 4 del año 2012, mediante la cual INAPI reguló la aplicación del Trademark Law Treaty (TLT) ratificado y promulgado entonces por Chile, y que vino a simplificar las formalidades en los poderes para comparecer ante las oficinas de marcas de sus Estados miembros, en el caso de Chile, INAPI, de modo tal que no se exija solemnidad alguna para su otorgamiento.

A grandes rasgos, la Circular N° 4 de 2012, precisó a través de instrucciones de carácter general que ahí se indican, la manera de comparecer ante ese Instituto, conforme a las exigencias del TLT.

En este sentido, esa circular señala respecto de los procedimientos de solicitud de registro, anotación y/o renovación de cualquier derecho de propiedad industrial, así como de la comparecencia en asuntos contenciosos en estas materias (oposiciones a registros o demandas de nulidad de registro), la facultad de los titulares de hacerlo mediante poderes o mandatos otorgados por instrumento privado, sin necesidad de otras solemnidades como el de ser suscritos ante notario, ni menos por escritura pública.

Sin embargo, para cada uno de estos casos dispuso que, tanto para el evento en que no se acompañase poder, como para que acompañándose, éste resultara insuficiente, INAPI apercibiría al solicitante/oponente/demandante de nulidad (según el caso) para que acompañase el poder, o subsanase sus deficiencias, por un plazo de 30 días en el caso que éste residiese en Chile, y 60 tratándose de residentes en el extranjero. Hasta ahí todo bien, pues se actuaba en concordancia con lo señalado en la Ley. Lo curioso es que para el caso de transcurrir ese plazo sin que se cumpliese con lo ordenado por la autoridad, la circular disponía que “la solicitud se tendrá por definitivamente abandonada, sin posibilidad de desarchivo dentro de los 120 días a que alude el inciso segundo del artículo 45 de la Ley 19.039, respecto de las solicitudes de patentes”

Pues bien, esa norma (artículo 45) se refiere a los errores u omisiones de forma que pueda contener una solicitud de patentes. Al respecto dice en lo relevante, que en caso que dichos errores no se subsanen dentro de plazo, la solicitud se tendrá por abandonada y se procederá su archivo. Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante puede solicitar su desarchivo mediante el cumplimiento de la observación respectiva, siempre que lo haga dentro de los 120 días siguientes a la declaración de abandono.

Así las cosas, la Circular de hoy, viene en eliminar en el apartado SEGUNDO (oportunidad para acompañar el poder); TERCERO (En cuanto al procedimiento administrativo) y QUINTO (En cuanto al procedimiento contencioso), la limitación impuesta por la anterior versión de la Circular N° 4, al eliminar la palabra “definitivamente” y luego negar la posibilidad de desarchivo. De este modo, la nueva redacción de la Circular citada, conforme a la Circular publicada el día 15 de octubre de 2019, permite aplicar el artículo 45 de la Ley, también al caso de poderes, conforme a lo cual, en esta nueva interpretación, el solicitante podrá pedir el desarchivo una vez subsanados los defectos detectados por INAPI, y siempre dentro del plazo de 120 días.

En términos generales, la eliminación de este párrafo va en la línea con la nueva interpretación que se está haciendo del artículo 45, y la facultad de pedir el desarchivo de una solicitud, previo cumplimiento de aquel error u omisión que lo originó. Ello se justifica en el entendimiento de que, tratándose de un procedimiento administrativo no contencioso, que mira al interés del solicitante y que, la oficina de marcas debe propiciar la obtención de esos derechos siempre que éstos no se contrapongan a otros intereses legítimos conforme a la Ley. En efecto, el actual proyecto de reforma a la Ley de Propiedad Industrial conocido como “Ley Corta”, contempla la figura del “restablecimiento del derecho”, ahora como regla general, permitiéndose el desarchivo de marcas y patentes, cumpliendo ciertos requisitos.

Ahora bien, es posible que surja la duda respecto a la eliminación de esta mención en el apartado QUINTO (En cuanto al procedimiento contencioso), pues si un oponente o demandante de nulidad queda facultado para solicitar el desarchivo “de su solicitud” (lenguaje de la versión anterior dela circular), una vez transcurridos los plazos para cumplir lo ordenado, y por un plazo de 120 días adicionales, podría resultar en dilaciones groseras en el procedimiento, en directo perjuicio del demandado y su seguridad jurídica.

Sin embargo, en nuestra opinión, la preocupación anterior es sólo aparente. ¿Por qué? Porque el artículo 45 regula únicamente una situación particular y acotada. Esto es, que en una solicitud de patentes no se cumpla, por error u omisión de los requisitos del artículo 43 (acompañar el resumen de la invención, pliego de reivindicaciones y memoria descriptiva). Sólo en ese caso, se contempla la posibilidad del desarchivo. Desde luego que la práctica ha permitido (y lo celebramos) interpretar esta norma de manera más laxa, permitiéndose por analogía, el desarchivo de solicitudes de patentes en caso de cumplimiento tardío de obligaciones del solicitante durante su tramitación. Esta interpretación tiene justificación siempre y cuando estemos hablando de un procedimiento no contencioso en que no haya un perjuicio para un tercero derivado del incumplimiento del solicitante o del desarchivo de la respectiva solicitud.

Así las cosas, en el caso de tratarse de poderes para comparecer ante INAPI, en el contexto de una oposición o una demanda de nulidad, la eliminación efectuada por la Sra. Bresky de aquella alusión al artículo 45 es también acertada, pero por diferentes motivos a los ya expresados. Resulta que la norma del artículo 45 no puede aplicarse a un procedimiento contencioso, ni por aplicación directa ni por interpretación análoga de la norma. Ello por cuanto existe una norma expresa, en el artículo 11 (incluido en el párrafo 2° denominado “De los procedimientos generales de oposición y registro”) que señala que “Los plazos de días establecidos en esta ley y sus normas reglamentarias, son fatales y de días hábiles. Para estos efectos, el día sábado se considera inhábil”. De este modo, en el caso de procedimientos contencioso, debe estarse al artículo 11 que establece plazos fatales, y no al artículo 45, que los desafía mediante la posibilidad de desarchivo. Así las cosas, estimamos que la Circular N° 2 de 15 de octubre de 2019, viene a eliminar una traba injustificada a la tramitación de una solicitud no contenciosa de patentes, por una parte, y a eliminar una frase que permitía argumentar interpretaciones engañosas del artículo 45 que pudieran hacerlo aplicable al procedimiento contencioso administrativo, algo que jamás ha sido el espíritu del legislador, y creemos tampoco de INAPI.

Fuente: El Mercurio Legal
9 de noviembre de 2019

Diego Morandé M.
Asociado de Guerrero Olivos

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.